中小企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)布局、 風(fēng)險防控和糾紛處理

編者按：

       2022年全國知識產(chǎn)權(quán)宣傳周活動的主題是“全面開啟知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)新征程”。圍繞這一主題，中國中小企業(yè)國際合作協(xié)會、APEC中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟法律工作委員會聯(lián)合成都超凡明遠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司，舉辦“2022年世界知識產(chǎn)權(quán)日中小企業(yè)線上普法活動”，重點從實際操作層面對中小企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)布局、風(fēng)險防控和糾紛處理等進行講解。

2021年，黨中央、國務(wù)院印發(fā)了兩個重要的綱要性文件，分別是《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要(2021-2035年）》（下稱《強國綱要》）和《“十四五”國家知識產(chǎn)權(quán)保護和運用規(guī)劃》（下稱《運用規(guī)劃》）。這兩份文件對我國知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)未來發(fā)展作出重大頂層設(shè)計。其中在《建設(shè)綱要》中提到的預(yù)期性發(fā)展目標之一，就是到2025年，平均每萬人口中高價值專利發(fā)明的擁有量能夠達到12件；而被定義成高價值專利的5種類型的專利中就包括了在海外具有同族專利權(quán)的發(fā)明專利。同時，《運用規(guī)劃》也提出要引導(dǎo)創(chuàng)新主體合理利用世界知識產(chǎn)權(quán)組織全球服務(wù)體系等渠道，以提高海外知識產(chǎn)權(quán)布局效率。

具體對于中小企業(yè)而言，在日常工作中其實經(jīng)常會遇到以下這幾個方面的問題：是否有必要在海外申請專利或商標？應(yīng)該選擇哪些國家進行申請？進入這些國家的市場可能會遇到哪些知識產(chǎn)權(quán)方面的風(fēng)險？能做哪些事情來提前降低這些風(fēng)險？以及在海外遇到知識產(chǎn)權(quán)糾紛該如何處理等等。為此，本文主要圍繞著海外知識產(chǎn)權(quán)布局展開，尤其是聚焦于企業(yè)在海外經(jīng)常遇到的知識產(chǎn)權(quán)問題和相應(yīng)的解決方式進行講解，主要涉及專利和商標這兩項主要的知識產(chǎn)權(quán)。

一、海外知識產(chǎn)權(quán)布局

（一）海外專利布局

1. 海外專利布局的目的

關(guān)于是否有必要在海外申請專利，企業(yè)主要考慮以下幾個方面：

（1）對自身產(chǎn)品加以知識產(chǎn)權(quán)保護：在海外獲得專利保護可以為企業(yè)的產(chǎn)品進入海外市場保駕護航，能夠幫助維護、鞏固和提升產(chǎn)品的市場地位和競爭優(yōu)勢。

（2）抗衡或制約競爭對手：開展海外專利布局可以幫助企業(yè)積累專利實力，借此抗衡或制約競爭對手；或幫助企業(yè)積累專利籌碼，未來通過專利訴訟等方式來牽制市場同質(zhì)化競爭對手。

（3）直接獲取利潤：開展海外專利布局還可以幫助企業(yè)獲得有價值專利，并有可能通過許可、權(quán)利轉(zhuǎn)讓等方式直接獲取利潤；也可幫助企業(yè)在商業(yè)談判、兼并重組、融資、上市等海外市場運營活動中提高無形資產(chǎn)價值，從而獲取利潤。

（4）增加產(chǎn)品附加值：開展海外專利布局能夠幫助企業(yè)獲取具有排他性的知識產(chǎn)權(quán)，并對企業(yè)打造品牌有所幫助，從而增加產(chǎn)品附加值。

（5）增加供應(yīng)鏈風(fēng)險應(yīng)對籌碼：企業(yè)圍繞上游產(chǎn)品開展海外專利布局，有助于提高企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力及風(fēng)險控制能力。

（6）影響產(chǎn)業(yè)規(guī)則：在某些行業(yè)，如果可以圍繞國際技術(shù)標準開展海外專利布局，并推動由此獲得的相關(guān)專利納入到標準之中，這將有助于企業(yè)影響產(chǎn)業(yè)規(guī)則，進而爭取市場主導(dǎo)地位。

（7）在文化層面獲得海外社會認同：基于對知識產(chǎn)權(quán)的認知和尊重，擁有海外知識產(chǎn)權(quán)保護的產(chǎn)品可能在企業(yè)拓展海外市場的過程中獲得更多的認同感。

2.怎樣進行海外專利布局

海外專利布局主要涉及三個問題：選哪些技術(shù)去海外布局、去哪些國家或地區(qū)布局以及怎么布局。

（1）技術(shù)和目標國家或地區(qū)的選擇

關(guān)于選哪些技術(shù)去海外布局和去哪些國家或地區(qū)布局，主要需要考慮的是技術(shù)因素和市場因素。其中技術(shù)因素包括：該技術(shù)是否為核心技術(shù)；新穎性和創(chuàng)造性如何；是否有替代技術(shù)等等；而市場因素包括：當前相關(guān)產(chǎn)品的主要市場以及未來的潛在市場；與競爭對手的博弈情況等。

（2）海外專利布局的途徑

申請海外專利主要有三個途徑，分別是直接申請途徑、巴黎公約申請途徑和PCT申請途徑。

第一個是直接申請。直接申請途徑是申請人將技術(shù)方案寫成專利申請文件的形式并翻譯成目標國家或地區(qū)的官方語言，最后提交到目標國家或地區(qū)的專利局的一種途徑。針對直接申請途徑，需要在提交至目標國家或地區(qū)之前，在中國知識產(chǎn)權(quán)局先申請并進行保密審查。

第二個途徑是巴黎公約途徑。最常見的一個申請過程如下，申請人可以在中國先交一個專利申請作為首次申請，在首次申請的申請日起12個月內(nèi)，其可以向其他國家或地區(qū)提交第二個申請。第二申請可以要求首次申請作為優(yōu)先權(quán)，進而第二申請的優(yōu)先權(quán)日就是首次申請的申請日。針對不同專利類型，所規(guī)定的優(yōu)先權(quán)期限不一樣。發(fā)明和實用新型專利的優(yōu)先權(quán)期限是12個月內(nèi)，而外觀專利的優(yōu)先權(quán)期限是6個月內(nèi)。

第三個途徑是PCT途徑。針對這種途徑，最常見的一個申請過程如下，首先在中國先交一個專利申請，在中國專利申請日的12個月內(nèi)，可以提交一個PCT國際專利申請，并要求該中國專利申請作為優(yōu)先權(quán)。PCT國際專利申請不是一個確權(quán)的程序，只是一個申請途徑。需要在PCT進入某一目標國家，然后由目標國家的審查員對專利進行審查并通過后才真正獲得一個專利權(quán)。PCT組織下屬有100多個成員國，各個成員國對PCT進入國家階段的期限的規(guī)定不一樣，大部分國家規(guī)定PCT進入期限為30個月。

一般來說，如果企業(yè)希望有更長的時間來考慮海外專利申請目標國家或地區(qū)的話，PCT途徑可能會比較合適。而如果企業(yè)已經(jīng)明確了要進的目標國家或地區(qū)，巴黎公約可能會更便宜一些。如果企業(yè)希望進入的是巴黎公約或PCT成員國以外的國家或地區(qū)，則只能選擇直接申請。

（二）海外商標布局

海外商標布局主要需要考慮到以下五個維度。

1. 商標的選擇，即選擇何種標樣

考慮到海外商標在各個國家或地區(qū)的文化習(xí)俗、語言以及商標法律法規(guī)的差異，建議結(jié)合目標市場消費者的認知、語言習(xí)慣、文化風(fēng)俗以及商標法的特殊規(guī)定，設(shè)計和選用既能夠代表企業(yè)或者品牌形象，又在消費者中具有較高的辨識度，同時符合當?shù)胤梢?guī)定的商標進行布局。

2. 國家或區(qū)域的選擇

建議企業(yè)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，劃分出核心區(qū)域、重要區(qū)域和其它區(qū)域，并針對各個區(qū)域來分別進行海外商標布局。其中核心區(qū)域可以是產(chǎn)品已經(jīng)出口或者即將出口，重要區(qū)域可以是產(chǎn)品預(yù)計出口進行提前布局的區(qū)域，而其它區(qū)域可以是中短期無明確規(guī)劃但長期可能會覆蓋，包括在部分搶注高發(fā)地區(qū)進行提前防御布局的區(qū)域。

3. 商品和服務(wù)的選擇

建議結(jié)合企業(yè)商品經(jīng)營范圍、產(chǎn)品出口規(guī)劃、防御性保護的需求、目標國家的商品分類特點，同時參考同行的保護案例來選擇商品或服務(wù)。大多數(shù)國家或地區(qū)是采用尼斯國際商品及服務(wù)分類，但需要注意的是部分國家或地區(qū)的分類規(guī)范與尼斯分類可能有所差異。

4. 商標申請人名義的選擇

常見的海外商標布局申請主體的模式有兩種。

（1）第一種模式是統(tǒng)一由總公司名義申請，或者統(tǒng)一由知識產(chǎn)權(quán)管理公司來進行申請，再根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，許可授權(quán)給各地的子公司、分支機構(gòu)、代理商、經(jīng)銷商或者關(guān)聯(lián)公司使用。這種方式的優(yōu)點在于對商標實行了統(tǒng)一管理，且對商標布局統(tǒng)籌把控，以及布局管理成本相對較低。但由于實際使用商標的主體與權(quán)利人主體不統(tǒng)一，在使用的規(guī)范性保障，使用證據(jù)的保留和收集上可能會有一定難度。

（2）另一種模式是由實際使用主體負責(zé)當?shù)厥袌龅纳虡瞬季?，例如由各地的?jīng)銷商代理商，各地的子公司或者關(guān)聯(lián)公司作為商標的申請人來進行申請。該模式雖然統(tǒng)一了商標的實際使用主體以及申請主體，但由于注冊人名義不統(tǒng)一，總公司可能會喪失對商標的控制權(quán)，不利于商標布局的統(tǒng)籌。而且，把控管理成本和維護成本相對較高，并且可能會面臨經(jīng)銷商或者代理商搶注商標的挑戰(zhàn)。

5. 商標注冊途徑的選擇

企業(yè)到海外申請注冊商標主要有兩種途徑。

（1）第一種途徑是分別向各國或地區(qū)的商標主管機關(guān)直接遞交商標注冊申請。

（2）第二種途徑就是馬德里商標國際注冊，即在馬德里聯(lián)盟成員國或地區(qū)間所進行的商標注冊。我們通常所說的商標國際注冊指的就是馬德里商標國際注冊。目前馬德里聯(lián)盟總共有112個成員，覆蓋了128個國家或地區(qū)。馬德里注冊的步驟主要包括通過所在國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)局提交申請，由世界知識產(chǎn)權(quán)組織進行形式審查，再由被指定的締約方的國家或地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局進行實質(zhì)審查。

二、海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防控

海外專利風(fēng)險防控主要包括風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。事實上，在企業(yè)研發(fā)和銷售的每一個階段中都要注意風(fēng)險防控。

（一）風(fēng)險評估

風(fēng)險評估主要是指評估風(fēng)險發(fā)生的可能性以及風(fēng)險一旦發(fā)生后可能帶來的損失，具體包括評估行業(yè)風(fēng)險、產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估。

1. 行業(yè)風(fēng)險評估

通過收集目標國家或地區(qū)的與本行業(yè)相關(guān)的專利訴訟案件的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可以評估企業(yè)所處行業(yè)的專利訴訟風(fēng)險。不同行業(yè)的風(fēng)險是不一樣的。例如在美國，消費品、生物醫(yī)藥和電子行業(yè)就屬于比較熱門的專利訴訟行業(yè)。

2.產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險評估

產(chǎn)品或技術(shù)風(fēng)險的評估主要是從市場以及產(chǎn)品或技術(shù)本身這兩個維度來評估：

（1）從市場維度來說，需要特別注意產(chǎn)品銷量大或銷量增長快的國家或地區(qū)以及知識產(chǎn)權(quán)保護力度大的國家地區(qū)；

（2）從產(chǎn)品或技術(shù)本身的維度來說，需要重點評估新產(chǎn)品、拳頭產(chǎn)品、競品等重點戰(zhàn)略發(fā)展的產(chǎn)品或技術(shù)；相應(yīng)的產(chǎn)品或技術(shù)應(yīng)該拆解為多個技術(shù)點或功能點，以區(qū)分其中的公知技術(shù)、自研技術(shù)、外購技術(shù)或標準技術(shù)。

（二）風(fēng)險控制

1. 產(chǎn)品研發(fā)階段

在產(chǎn)品研發(fā)的每一個階段都應(yīng)該持續(xù)進行風(fēng)險識別和控制。這些階段包括在技術(shù)研發(fā)的立項階段、設(shè)計階段以及應(yīng)用階段。具體可以通過專利檢索或分析等工具來分析行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)的水平和發(fā)展、識別并規(guī)避潛在風(fēng)險。

2. 專利布局階段

為了防控風(fēng)險，在專利布局階段還可以收集并分析各國或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)政策、專利申請實務(wù)和商業(yè)環(huán)境等信息。例如，本文中前面提到的由世界知識產(chǎn)權(quán)組織公布的《2021年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》就有比較大的參考價值。其中的“全球創(chuàng)新指數(shù)”排名的分數(shù)值是從七大因素進行評估，每個因素細化成三個角度，再下分為幾個小項。比如，其中機構(gòu)因素包括：監(jiān)管環(huán)境（監(jiān)管質(zhì)量、法律法規(guī)、解雇成本）、商業(yè)環(huán)境（容易創(chuàng)業(yè)、容易解決破產(chǎn)問題）等；而人力資本與研究因素包括：教育、高等教育、研發(fā)等。創(chuàng)新指數(shù)高，說明這個國家或地區(qū)比較注重經(jīng)濟和知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展和保護，商業(yè)環(huán)境好、市場健康等。實際上，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的2020年知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計年報，2019年中國企業(yè)主要申請專利的國家是歐美日韓和一帶一路國家等風(fēng)險相對較低的國家和地區(qū)（在各個國家或地區(qū)的具體的專利申請數(shù)量請見以下圖表）。

 

3. 建立風(fēng)險防控體系

有條件的企業(yè)還可以建立完整的風(fēng)險防控體系，具體包括建立固定的知識產(chǎn)權(quán)管理和法律團隊、搭建合理的成果保護和專利布局的內(nèi)部機制、建立應(yīng)急糾紛處理小組、以及整合包括外部律師事務(wù)所在內(nèi)的外部資源等。

（三）專利自由實施分析

針對重點產(chǎn)品或重點市場，企業(yè)還可以考慮請專業(yè)的機構(gòu)或?qū)＜易鲆粋€完整的專利自由實施分析（其英文原文是Freedom to Operate，也可以翻譯為專利預(yù)警）。該分析具體包括以下幾個步驟：

1. 確定產(chǎn)品技術(shù)方案

全面分析產(chǎn)品技術(shù)構(gòu)成并分解形成具體技術(shù)方案，以確定專利檢索方向。

2. 目標國的法律制度

收集和分析目標國的相關(guān)法律制度規(guī)定和司法環(huán)境。

3. 檢索風(fēng)險專利

在專利數(shù)據(jù)庫中檢索得到相關(guān)專利。在這個過程中，可能需要不斷調(diào)整檢索策略以保證專利檢索的查全率。

4. 篩選高相關(guān)專利

人工篩選出高度相關(guān)專利并確定高度相關(guān)專利的法律狀態(tài)和保護范圍。

5. 侵權(quán)比對分析

根據(jù)目標國的實際情況，利用侵權(quán)判定的主要原則進行侵權(quán)比對分析。這些主要原則包括全面覆蓋原則、等同原則和禁止反悔原則。

6. 提供解決方案

提供包括法律、技術(shù)和商業(yè)措施在內(nèi)的解決方案。其中法律措施包括訴訟應(yīng)對和專利無效等；技術(shù)措施包括規(guī)避設(shè)計、替代方案、檢索現(xiàn)有技術(shù)或進行專利儲備等；而商業(yè)措施包括技術(shù)合作、專利購買或共享等。

三、 海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的處理

（一）海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的分類

對于大部分中小企業(yè)來說，在海外主要擔(dān)心被競爭對手以知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)為由進行針對性地打擊。中國企業(yè)在海外可能遇到的知識產(chǎn)權(quán)糾紛主要包括以下幾個方面：

1. 行政調(diào)查、專利或商標等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟：專利權(quán)人可能以知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為由請求禁止企業(yè)產(chǎn)品在相關(guān)國家的銷售并要求賠償侵權(quán)損失； 

2. 海關(guān)執(zhí)法：企業(yè)產(chǎn)品被海關(guān)以知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為由扣押；

3. 展會維權(quán)：企業(yè)赴海外參加展會的產(chǎn)品被會議組織方在展會現(xiàn)場以知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)為由扣押；

4. 平臺下架：企業(yè)在電商平臺上銷售的產(chǎn)品因為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的投訴而下架；

5. 知識產(chǎn)權(quán)無效：企業(yè)申請的海外知識產(chǎn)權(quán)被競爭對手無效；

6. 跨國并購或技術(shù)引進：企業(yè)在跨國并購或技術(shù)引進時發(fā)生權(quán)利歸屬等知識產(chǎn)權(quán)糾紛；

7. 反不正當競爭或商業(yè)秘密糾紛。

（二）糾紛應(yīng)對策略

企業(yè)在遇到海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，特別是來自一些國際巨頭的挑戰(zhàn)時，不要有畏懼心理，一味地退讓，也不能草率應(yīng)對。一方面，如果企業(yè)需要耗費大量人力、時間、金錢成本來應(yīng)對訴訟，即便最后取得勝利，也可能導(dǎo)致企業(yè)錯失市場機遇，給企業(yè)帶來無法挽回的經(jīng)濟損失。另一方面，如果傷害到企業(yè)自身的核心利益時，我們也要敢于捍衛(wèi)自己的合法利益。企業(yè)要和專業(yè)人士一起，認真研究對方的背景、對方的權(quán)利基礎(chǔ)、自身的權(quán)利基礎(chǔ)、目標國的法律法規(guī)，揣摸對方的真實意圖，綜合分析對企業(yè)自身的利弊和風(fēng)險。

1. 分析對手的背景

首先要分析對手提起訴訟的具體目的。競爭對手的目的通常包括以下幾個：

（1）獲得禁令，直接將企業(yè)產(chǎn)品逐出目標國家的市場；

（2）促成包括交叉許可在內(nèi)的專利許可；

（3）獲得高額懲罰性賠償；

（4）通過高成本或長時間的糾紛來戰(zhàn)略性拖垮對手；

（5）通過商譽詆毀來保住或搶占市場份額；

（6）通過訴訟確定其專利的保護范圍。

2. 討論合適的應(yīng)對方案

在搞清楚對方的真實意圖并權(quán)衡利弊后，企業(yè)可以和專業(yè)人士一起討論并考慮應(yīng)對糾紛的底線，然后再采用合適的應(yīng)對方案。一般來說，應(yīng)對方案包括以下幾個方面：

（1）無效掉對方的知識產(chǎn)權(quán)；

（2）運用多種抗辯手段積極應(yīng)訴；

（3）在應(yīng)訴的同時進行和解談判；

（4）收到侵權(quán)警告時主動發(fā)起確權(quán)訴；

（5）通過自己擁有知識產(chǎn)權(quán)進行反制行動；

（6）通過收購等方式化解訴訟。

建議優(yōu)先選擇成本低、代價小的應(yīng)對方案，盡量以最小的代價取得最大的利益。專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)可以幫助中小企業(yè)深入學(xué)習(xí)了解國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)特點，找到合理使用的突破口，有效化解企業(yè)在海外銷售時被投訴、起訴的潛在風(fēng)險。因此，考慮到海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的復(fù)雜性和潛在成本，企業(yè)還有必要選擇在目標國家擁有豐富經(jīng)驗的專業(yè)律師來協(xié)助處理糾紛。 

 

特別鳴謝：成都超凡明遠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

曹桓、王暉（專利代理師）

劉思吟（商標代理人）

馬飛（律師）